- ¿Qué marcas son susceptibles de nulidad ante la Oficina de Marcas?
Son susceptibles de nulidad aquellas marcas registradas en contravención a lo dispuesto por la ley de marcas.
Por ejemplo, aquellas marcar registradas que no posean capacidad distintiva, marcas que sean idénticas o similares a otras solicitadas con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios, marcas que configuren denominaciones de origen, las marcas que sean susceptibles de inducir a error, las marcas contrarias a la moral y a las buenas costumbres, las marcas que configuren el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive, etc.
Otros motivos incluyen los vicios graves no subsanables, como la falta de firma o personería en la solicitud, falta o error en la indicación de productos o servicios, publicación errónea o que preste a confusión, etc.
- ¿Se puede obtener la nulidad de una solicitud de marca?
La nulidad ante la Oficina de Marcas sólo procederá contra marcas registradas. No se puede atacar de nulidad a una solicitud de marca pendiente de registro.
- ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la nulidad de marca?
Para que proceda una petición de nulidad a pedido de parte el demandante deberá invocar la afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo y que la acción no se encuentre prescripta.
- ¿Qué acciones de nulidad se deben demandar directamente ante los tribunales?
La solicitud de nulidad de marca por mala fe, por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero, así como contra quien solicita la marca para su comercialización, desarrollando como actividad habitual el registro de marcas para su venta, no son resueltas por la Oficina de Marcas. Para estas dos situaciones específicas la nulidad de marca la resuelve la justicia nacional en lo civil y comercial federal. La acción tramitará según las normas del proceso ordinario.
La nulidad judicial por mala fe aplicaría tanto contra marcas registradas como contra solicitudes de marcas, porque no tendría sentido tener que esperar a que se conceda la misma para iniciar la nulidad.
- ¿Cuándo prescribe la acción de nulidad?
Conforme a la ley de marcas la acción de nulidad prescribe a los diez (10) años. Sin embargo, cuando se trata de nulidad por mala fe nuestra jurisprudencia ha establecido que no prescriben.
- ¿Quiénes pueden solicitar la nulidad de marca ante la Oficina de Marcas?
La nulidad de marca puede solicitarla cualquier persona física o jurídica que invoque la afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo.
No obstante, la Oficina de marcas podrá solicitarla de oficio en caso de detectarse algún vicio grave no subsanable en el procedimiento de registro de la marca.
- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud de nulidad de marca ante la Oficina de Marcas?
El pedido de nulidad de una marca registrada deberá contener:
a) el nombre y domicilio del peticionante;
b) nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
e) el derecho subjetivo afectado (o interés legítimo);
d) la identificación de la marca cuya nulidad se pretende, los hechos en que se funde junto con la prueba que haga a su derecho y;
e) abonar el arancel correspondiente.
- ¿Puede la Oficina de Marcas rechazar la solicitud de nulidad de marca?
La oficina de Marcas podrá rechazar la solicitud de nulidad que:
a. No cumpla con alguno de los requisitos de solicitud mencionados previamente;
b. Haya sido resuelta anteriormente por la misma causal de nulidad;
c. Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
- ¿Cómo es el procedimiento de nulidad de marca ante la Oficina de Marcas?
El procedimiento puede ser independiente o dentro de un procedimiento de oposición.
Independiente:
Presentada la solicitud de nulidad se dará traslado al titular de la marca registrada, para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho.
Cuando la nulidad sea iniciada de oficio, la Oficina de Marcas deberá invocar el vicio grave no subsanable de procedimiento en que se funda, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual finalidad.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Oficina de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.
Dentro de un procedimiento de oposición:
En los casos en que el planteo de nulidad sea incoado en el contexto de una oposición, el mismo deberá presentarse en paralelo. La Oficina de Marcas podrá tratarlo en una sola resolución, o emitir dos resoluciones por separado.
- ¿Son apelables las resoluciones de la Oficina de Marcas?
Toda resolución de la Oficina de Marcas dentro del proceso de nulidad será recurrible mediante recurso de reconsideración (10 días hábiles) y/o jerárquico (15 días hábiles). En el caso de la resolución final, se puede recurrir mediante recurso de reconsideración y/o jerárquico o se puede interponer directamente recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (30 días hábiles) previsto en el artículo 24 de la Ley No 22.362, el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
De optar por interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, en caso de resultado adverso, se puede interponer luego el recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Leyes aplicables:
- Ley de marcas 22.362, art. 24. (Artículo sustituido por art. 73 de la Ley N° 27.444).
- Decreto 242/2019, art. 24. (Reglamentación ley 22.362)
- Resolución INPI 183/2018, anexo III (incorporado por Resolución INPI P279/2019, anexo I).
Abogado – Agente de la Propiedad Industrial
Socio en Palacio & Asociados